25 Sep 2019

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PME exportatrices québécoises : protégez vos marques de commerce à l’international grâce au Protocole de Madrid.

L’exportation (et les occasions d’affaires qu’elle représente) peut constituer un formidable catalyseur de croissance pour votre entreprise, vous permettant de vous établir sur de nouveaux marchés et générer de nouvelles sources de revenus.

Au-delà des démarches relatives à la planification logistique, à l’identification de vos marchés cibles, à la prospection de clients et partenaires commerciaux, à l’identification des compétiteurs et la détermination de vos besoins financiers, la gestion des risques est un aspect clé d’un processus d’exportation réussi.

Exportation et développement Canada (EDC) dans son guide « INTRODUCTION À L’EXPORTATION : Vendre aux marchés internationaux » consacre tout un chapitre aux aspects juridiques de l’exportation, avec une attention toute particulière aux enjeux de propriété intellectuelle, incluant la protection des marques de commerce.

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) insiste lui aussi sur la nécessité d’établir un solide régime de propriété intellectuelle pour se tailler une place sur les marchés mondiaux.

Les marques de commerce sont parmi les actifs les plus précieux d’une entreprise. Il est utile de rappeler que l’enregistrement est le seul moyen légal de sécuriser des droits exclusifs à l’emploi de votre marque en liaison avec vos produits et services. Il est aussi important de savoir que de nombreux pays (ce qui n’est pas le cas du Canada) accordent cette exclusivité au premier déposant, sur la base du premier arrivé – premier servi.

Il s’agit donc d’un enjeu d’affaires majeur pour toute entreprise ayant des perspectives d’expansion à l’international !

Vous exportez ou envisagez exporter vos produits ou services ? Il est désormais plus simple d’assurer la protection de vos marques de commerce à l’international grâce au Protocole de Madrid.

L’adhésion du Canada à ce traité international (en vigueur depuis le 17 juin 2019) s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie en matière de propriété intellectuelle du Canada, visant à encourager l’innovation des entreprises d’ici.

Le Protocole de Madrid, c’est quoi ?

Il s’agit d’un système international centralisé (sorte de « guichet unique ») qui permet d’étendre la protection de vos marques de commerce dans un grand nombre de pays membres (les « parties contractantes ») via une seule demande internationale déposée auprès du bureau international (« BI ») de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI »). 

Les 105 parties contractantes, couvrant 121 pays, incluent entre autres les pays de l’Union européenne, les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du sud, le Mexique, l’Australie, l’Inde, la Russie, ou encore tout récemment le Brésil, représentant plus de 80% du commerce mondial.

Précision importante pour mieux comprendre ce qui suit : le terme d’enregistrement international sous le Protocole de Madrid peut porter à confusion. En effet, malgré la croyance populaire, il n’existe pas de protection de marque mondiale en tant que tel, mais plutôt un agrégat d’enregistrements nationaux.

Le Protocole de Madrid, comment ça fonctionne ?

Il est nécessaire dans un premier temps d’avoir une demande canadienne (demande en instance), ou un enregistrement canadien, qui constituent le fondement de la demande d’enregistrement international. Le Protocole de Madrid permet d’appuyer sa demande d’enregistrement international sur cette base.

C’est à l’occasion du dépôt d’une demande d’enregistrement international auprès de l’OPIC qu’il sera possible de désigner vos pays d’intérêts – dans lesquels vous désirez étendre la protection de votre marque de commerce. L’OPIC comme office d’origine, va alors certifier la demande d’enregistrement international, qu’il va transmettre au BI.

Une fois les vérifications et formalités complétées, le BI va émettre un enregistrement international et s’assurer du transfert de la demande auprès des offices de chacun des pays désignés.

L’enregistrement international, à proprement parler, ne surviendra que lorsque la marque de commerce aura suivi le processus d’enregistrement avec succès dans les pays désignés et que les offices locaux informeront le BI de l’extension des droits dans ces pays. Cet enregistrement international constitue, en somme, un agrégat de plusieurs droits nationaux.

Le Protocole de Madrid, quelle durée de protection ?

Le système de Madrid étant un outil pour centraliser les dépôts et le maintien des droits, une date de renouvellement unique sera applicable, à savoir le 10^ème anniversaire de la date de dépôt de la demande originelle d’enregistrement international auprès du BI, et ce sans égard aux différentes périodes nationales de renouvellement.

Le Protocole de Madrid, combien ça coute ?

Étant donné qu’il est nécessaire de déposer une demande ou un enregistrement de base au Canada au préalable, les coûts y étant reliés s’appliquent (frais gouvernementaux de base de 330$ CAD, plus 100$ CAD par classe additionnelle de produits et services).

Les frais de base pour le dépôt d’une demande d’enregistrement international sont de 653 Francs suisses (« CHF »), soit environ 860$ CAD. Un frais supplémentaire de 100 CHF (soit environ 130$ CAD) sera payable par classe de produits et services au-delà de la 3^ème classe.

Ensuite, des frais par pays désignés s’appliquent, à savoir un frais complémentaire de 100 CHF, ou un frais individuel choisi par chaque pays (ce qui est le cas pour la plupart des pays).

Ces frais sont payés directement en devise CHF auprès de l’OMPI.

Les avantages

• Une réduction importante des coûts de dépôt (élimination des honoraires des agents locaux pour le dépôt des demandes dans chaque pays).
• L’accès à une protection étendue jusqu’à 120 pays (en plus du Canada).
• Une devise unique (franc suisse – CHF).
• Un allègement du processus administratif (un guichet et une procédure unique).
• Un système électronique centralisé (permettant de gérer les renouvellements, cessions et transferts, changements de titulaire, etc.).
• Un seul enregistrement à renouveler et une date de renouvellement unique.
• Le choix d’une langue unique (anglais, français ou espagnol) évitant des frais de traduction.

Les inconvénients 

• La « dépendance » : les droits internationaux restent dépendants de la validité de la demande ou enregistrement de base au Canada pendant une période de 5 ans suivant la date de demande d’enregistrement international (advenant un rejet de la demande canadienne, ou l’annulation de l’enregistrement canadien, tous les droits internationaux tombent. Il est toutefois possibilité sous certaines conditions de convertir ses droits en droits nationaux).
• Une portée restreinte des droits : les droits dans un enregistrement international ne peuvent être plus large que les droits conférés par la marque dans le pays d’origine. Au Canada, les exigences strictes relatives à la description détaillée des produits et services confèrera par extension une portée plus restreinte aux droits internationaux (ex : la description générale « vêtements », acceptable dans la plupart des pays, doit être précisée au Canada pour indiquer les types de vêtements en question).
• Les demandes seront traitées comme des demandes nationales dans chaque pays désignés (les coûts de dépôt n’incluant pas l’examen des demandes et les incidents y étant reliés, les objections et exigences spécifiques locales devront être traitées par un agent local le cas échéant, avec les coûts qui s’y rattachent).
• La restriction à la cession des marques à une entité d’un pays non-membre (désavantageux pour les grosses sociétés avec des marques « globales » souvent détenues par des entités situées dans des pays extérieurs au Protocole de Madrid).
• Absence d’économie de coûts en cas d’extension des droits à moins de 3 pays (considérant les frais de base pour le dépôt d’une demande d’enregistrement international).
• Système mal adapté aux marques non-traditionnelles (autres que des mots ou logos) et aux marques susceptibles de rencontrer des problèmes lors de l’examen de la demande dans le pays d’origine (risque causé par le principe de la dépendance pendant 5 ans).
• Problèmes administratifs reliés à la durée de l’examen d’une demande dans certains pays, considérant les cours délais de réponses requis (ex : en Chine).
• Absence de prise en compte par le système de Madrid des spécificités propres à certains pays (ex : « statement of use » à produire entre la 5^ème et 6^ème année de l’enregistrement aux États-Unis pour maintenir sa validité ; système d’enregistrement en deux étapes au Japon, etc.).
• L’absence d’un agent local peut vous priver de précieux conseils et informations concernant certaines pratiques ou restrictions locales au moment du dépôt.

CONCLUSION :

Selon l’OMPI 61 200 demandes d’enregistrement international de marques de commerce ont été déposées via le Système de Madrid en 2018 (une hausse de 6,4 % par rapport à 2017). 

Il est désormais temps pour les entreprises canadiennes propriétaires de marques de commerce de pouvoir bénéficier des avantages offerts par ce système afin d’étendre la protection de leurs marques à l’international.

PME exportatrices du Québec, vos marques de commerce sont vos cartes de visite à l’étranger !

Dans l’établissement de votre stratégie d’affaires globale, il est important d’intégrer à vos projets d’exportation une stratégie de propriété intellectuelle solide afin d’assurer une protection juridique adéquate dans vos marchés d’expansion.

Comme on a pu le voir, étendre la protection via le système de Madrid n’est pas toujours la meilleure option. Ce dernier se devant d’être utilisé de manière stratégique, un accompagnement par des professionnels d’expérience en droit des marques de commerce est fortement recommandé pour naviguer avec succès à travers ce processus.

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Article rédigé par :

Suzanne Antal, associée, agente de marques de commerce : suzanne@benoit-cote.com

Ismaël Coulibaly, LL.M., avocat, agent de marques de commerce : ismael@benoit-cote.com